商标诉讼经验谈：商标消除（Expungement）程序，

--- 一个强有力的武器

什么是商标消除程序？

Trademark Expungement (“商标消除程序”）是美国商标局（USPTO）在 2021 年《商标现代化法案》（Trademark Modernization Act, 简称TMA）下新设立的一种程序。它的目的是让任何人都可以向商标局请求审查并撤销某些并没有实际在美国市场上投入使用的注册商标，或者消除商标中没有被实际使用过的商品或服务项目。我们在该程序刚刚启动时就发表过相关文章，可点击这里回顾：【最新】美国商标局将实施新政以打击未投入使用的商标

提消除需要满足哪些条件？

• 必须在商标注册满 3 年后、10 年内提出

• 只能针对从未在美国商业中使用过的商品/服务（这一点区别于Cancellation撤销程序，Expungement不可以针对已经使用过、但后来停用的情况)

• 请求人需要提交初步证据（prima facie case），来证明商标在相关商品/服务上从未使用过

   

消除程序和撤销程序有何区别？

熟悉商标法的朋友们可能知道，USPTO的上诉和庭审委员会（TTAB）有设置商标异议（opposition）和撤销（cancellation）程序，后者针对已经获得注册的商标，所以很多人不清楚它和消除Expungement有何种区别。

商标局对此做了下方列表来阐述二者的区别：

图片翻译来自ChatGPT

简单来说，消除程序通常所需时间更短，费用也更低，除非原告能在撤销程序中获得缺席判决（被告不应诉），而这种情况无人能预料的准。在笔者看来，Expungement和Cancellation二者最重要的区别在于消除程序只需要请求方把消除请求这一步工作做好，剩下的则完全是商标所有者的工作，ta需要向商标局证明其商标的使用符合规定来保住自己的商标。而撤销程序则不同，它更像是诉讼，是一个双方博弈的过程，所以时间和结果都是不可控的。除此之外，商标撤销存在和解的情形，但消除则不存在和解。一旦消除请求被商标局接受，开弓没有回头箭，商标所有者就必须做出回复。

案例分享

从去年秋季开始，我所在一起加州联邦地方法院的商标侵权案中代理被告。案子一开始并顺利，但在诉讼过程中，我们发现原告虽然主张我方侵犯了其商标权，但原告向商标局提交的使用证据，不论是申请阶段还是续展阶段，都存在重大瑕疵和漏洞。

原告的商标注册在第35类，是提供某35类服务项目的商标，但原告所提供的使用证据都无法证明其在美国商业中提供相关服务。比如，原告提供了大量的在中国发生的商业行为的照片及媒体报道，虽然与其所注册的服务项目有关联，但这些所谓的“使用”跟美国没有任何关系，无法体现商标在美国的使用。再比如，原告还提供了其在美国成立公司的相关证据，包括其公司的成立批文Article of Incorporation，名片、网页和信用卡照片，但这些证据跟其商标所相关的服务项目没有任何直接关联，故无法证明商标已经使用在其所申请的服务项目上。除此之外，原告的商标在使用时的版本跟其注册的版本存在差别，更加坐实了其使用证据不符合商标局的规定这一点。

虽然原告的申请和续展都侥幸通过了商标局的审核，但原告提交的使用证据完全经不起推敲，我们初步判断原告从未真实地、实际地在美国商业中使用其商标。而原告的商标权是本案的根基，商标权来自使用，若使用存在疑问，商标权就岌岌可危，甚至会直接导致原告的失败。

在获得了充分的证据之后，我们建议客户针对原告的商标向商标局提交Expungement Petition，及请求商标局将原告商标消除的请求。客户采纳并同意我们进行Expungement。商标局对于消除请求的内容有严格的规定，不仅仅要把事实情况讲清楚，也要按照规定呈上证据材料。我们不仅在前期做了大量的调查工作，还要把这些证据进行完整的梳理，用书面形式向商标局充分、详细、清晰地说明原告的商标根本没有在美国商业中使用。

不出所料，在请求提交上去的两个月后，商标局接受了我方的消除请求，并向原告下发了Notice of Institution，即“消除发起通知”，正式要求原告在通知下达的3个月内（也可以申请一次一个月的延期）提供其商标在美国商业使用的有效证据，不然商标将面临撤销。这说明我们提交的请求非常充分，也无需补充任何说明或证据，已经初步说服了商标局原告并未使用其商标。

上图为商标局Notice of Institution的内容，进一步对于“使用”给出了定义

此案给予笔者很大启发，在代理商标诉讼案子的过程中，我们有时需要think outside the box，只要是对客户有利的程序都应该加以善用，很可能会扭转局面，转败为胜。